Corte di giustizia UE, sentenza 3 marzo 2022, causa C-421/20, Acacia Srl contro Bayerische Motoren Werke AG – ECLI:EU:C:2022:152
Nella sentenza 3 marzo 2022 (causa C-421/20), la Corte di giustizia dell’Unione si è pronunciata sulla legge applicabile alla domanda di risarcimento danni e ad altre domande formulate in via accessoria nell’ambito di un’azione di contraffazione di disegno o modello comunitario, intentata davanti al giudice dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso, ai sensi dell’art. 82, par. 5, del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
Il procedimento principale
La nota azienda automobilistica tedesca BMW ha convenuto in giudizio davanti ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari della Repubblica federale di Germania la Acacia Srl, società italiana specializzata in cerchioni per autoveicoli, sostenendo che la distribuzione da parte di quest’ultima di alcuni suoi prodotti in Germania costituisse atto di contraffazione di un proprio disegno/modello comunitario registrato. Il tribunale adito, dopo aver accolto la domanda di contraffazione, si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno e su quelle di trasmissione di informazioni, documenti e conti e di consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, formulate in via accessoria dalla BMW, applicando la legge tedesca, quale legge dello Stato membro in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale, ai sensi dell’art. 8, par. 2, del regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II). La società convenuta ha proposto appello, sostenendo che le domande accessorie avrebbero dovuto essere decise in base alla legge italiana, poiché il fatto generatore del danno lamentato dall’attrice (la produzione dei cerchioni oggetto di contraffazione) è avvenuto in Italia. Il giudice d’appello ha sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di giustizia quale legge dovesse essere applicata alle domande formulate in via accessoria in un’azione di contraffazione come quella di specie, intentata davanti al tribunale competente in base all’art. 82, par. 5, del regolamento n. 6/2002.
La pronuncia
La Corte ricorda innanzitutto che ai sensi dell’art. 88, par. 2, del regolamento n. 6/2002 i tribunali dei disegni e modelli comunitari devono decidere le questioni che non rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento in base alla propria legge nazionale, compreso il diritto internazionale privato e che tali questioni comprendono quelle oggetto della domanda di risarcimento del danno causato dall’autore della contraffazione e delle domande dirette a ottenere da parte di quest’ultimo la trasmissione di informazioni, documenti, conti e la consegna dei prodotti contraffatti (in tal senso v. sentenza 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75, punti 53-54). Quanto alla domanda di distruzione dei prodotti contraffatti, essa va decisa in base alla legge designata dall’art. 89, par. 1, lett. d), del medesimo regolamento, vale a dire la legge dello Stato membro in cui la contraffazione è compiuta, compreso il suo diritto internazionale privato (v. sentenza H. Gautzsch Großhandel, punto 52).
La Corte, inoltre, ricorda che, come stabilito dall’art. 83, par. 2, del regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito in base all’art. 82, par. 5, può pronunciarsi unicamente sugli atti di contraffazione commessi o che si minaccia di commettere nel proprio territorio nazionale.
Poste tali premesse, la Corte afferma che il tribunale dei disegni e modelli comunitari tedesco che è stato adito dalla BMW ai sensi dell’art. 82, par. 5, del regolamento 6/2002 potrà pronunciarsi solo sugli atti di contraffazione commessi dalla Acacia Srl nel territorio delle Germania e dovrà determinare la legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno e alle altre domande accessorie in base alle proprie norme di diritto internazionale privato. Poiché queste ultime comprendono le norme di conflitto contenute nel regolamento Roma II, verrà in rilievo la disposizione di cui all’art. 8, par. 2, di tale regolamento, secondo cui in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, alle questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario si applica la legge del paese in cui la violazione è stata commessa.
Secondo la Corte, nel caso di specie, in cui la controversia verte unicamente sugli atti di contraffazione avvenuti nello Stato del foro, la norma del regolamento Roma II appena menzionata non può essere interpretata nel senso che essa designa la legge del paese in cui si sono verificati atti di contraffazione che non sono oggetto del giudizio. Tale interpretazione si scontra con i principi di certezza del diritto e di prevedibilità della legge applicabile, sui quali si basa il regolamento Roma II, ed è incompatibile con il criterio della lex loci protectionis, che regola il settore della proprietà intellettuale.
La Corte, inoltre, precisa che nella fattispecie in esame non vengono in rilievo i principi sanciti nella sentenza Nintendo, secondo cui l’art. 8, par. 2, del regolamento Roma II va interpretato nel senso che esso designa la legge del paese in cui è compiuto l’atto di contraffazione iniziale (sentenza 27 settembre 2017, Nintendo, C-24/16 e C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724,punto 103). Tale interpretazione, infatti, vale solo nel caso in cui l’attore agisca in un unico giudizio per atti di contraffazione commessi in una pluralità di Stati membri e serve a garantire l’applicazione in tale giudizio di un’unica legge.
La Corte ha quindi concluso che il giudice del rinvio, alla luce degli artt. 88, par. 2, e 89, par. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002 e dell’art. 8, par. 2, del regolamento n. 864/2007, dovrà decidere le questioni accessorie alla domanda di contraffazione, relative al risarcimento del danno, alla consegna di documenti, conti e prodotti contraffatti e alla distruzione degli stessi, in base alla legge dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso l’atto di contraffazione oggetto del giudizio, e tale legge, nei casi come quello di specie in cui il giudice è stato adito ai sensi dell’art. 82, par. 5, del regolamento n. 6/2002, coincide con la lex fori.