La competenza giurisdizionale per le controversie relative all’accertamento della titolarità di diritti per invenzioni in forza di domande di brevetto depositate in Paesi extra UE

by Marco Sposini

Corte di giustizia UE, sentenza 8 settembre 2022, causa C-399/21, IRnova AB c. FLIR Systems AB – ECLI:EU:C:2022:648

La Corte di giustizia, con sentenza 8 settembre 2022 (causa C-399/21), ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”), nel corso di una controversia in materia di proprietà industriale in Svezia.

Il procedimento principale

In data 13 dicembre 2019, IRnova (società con sede in Svezia) instaurava un giudizio nei confronti di FLIR Systems (società con sede nel medesimo Paese) avanti il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio svedese), chiedendo, tra l’altro, che fosse accertato, in capo all’attrice, la titolarità del diritto per invenzioni industriali, a seguito di domande di brevetti europei e cinesi, nonché di brevetti depositati e rilasciati negli USA.
Il giudice adito – ritenendo applicabile alla controversia l’art. 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012 e, quindi, il criterio di collegamento fondato sul luogo di deposito o di registrazione dei brevetti – si dichiarava competente, in via esclusiva, in merito all’azione promossa in forza delle domande di brevetti europei, mentre ravvisava il proprio difetto di giurisdizione sui diritti reclamati in virtù delle domande e dei brevetti extra-europei.
IRnova proponeva impugnativa avanti lo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma), che sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se il giudizio finalizzato all’accertamento del soggetto titolare di un diritto
per invenzioni industriali, in forza di domande di brevetto e di brevetti nazionali registrati in Stati non appartenenti all’UE, rientri nell’ambito della competenza giurisdizionale esclusiva di cui all’art. 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012.

La pronuncia

La Corte – ravvisata l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 per la sussistenza di un elemento di estraneità (l’avvenuta presentazione di domande di brevetti in Stati terzi) – ha ritenuto la fattispecie non sottoposta alla disposizione dell’art. 24, punto 4, non vertendo la controversia “in materia di registrazione o di validità dei brevetti”.
Analogamente a quanto già statuito nel vigore dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e dell’art. 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I), la Corte ha stabilito che si tratta di una “nozione autonoma destinata a ricevere un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (sentenze 15 novembre 1983, Duijnstee, causa 288/82, punto 19; 13 luglio 2006, GAT, causa C-4/03, punto 14, e 5 ottobre 2017, Hanssen Beleggingen, causa C-341/16, punto 31)” e che deve essere interpretata in via restrittiva (v. sentenza 10 luglio 2019, Reitbauer e a., causa C-722/17, punto 38). Al riguardo, ha ribadito che rientrano in tale materia “le controversie nelle quali l’attribuzione d’una competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stato rilasciato il brevetto è giustificata dal fatto che tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi vertenti sulla validità o sulla decadenza di un brevetto, sull’esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, ovvero sulla rivendicazione d’un diritto di priorità per un deposito precedente.
Qualora, viceversa, una controversia non verta sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, tale controversia non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione (sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punti 24 e 25; del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punti 15 e 16, nonché del 5 ottobre 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)”. Ne consegue che l’art. 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012 non opera per i giudizi finalizzati ad accertare il “soggetto titolare del brevetto“ ovvero “di un marchio” (v. sentenze 15 novembre 1983, Duijnstee, punto 26, e 5 ottobre 2017, Hanssen Beleggingen, punti da 35 a 37 e 43). Invero, l’accertamento di questi diritti – che “non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato (sentenza del 5 ottobre 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punto 37)” – “è una questione preliminare e, pertanto, distinta da quella relativa all’esistenza ed alla validità del deposito di una domanda di brevetto o al rilascio di quest’ultimo”.
Peraltro, le medesime considerazioni valgono anche nel caso di controversie sulla contraffazione di brevetti, per le quali “in assenza del nesso di prossimità materiale o giuridica richiesto con il luogo in cui è stato registrato il titolo di proprietà intellettuale di cui trattasi” vige la regola generale del foro del domicilio del convenuto.

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